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Patent, Marke oder Design? Wie Ihr das richtige Schutzrecht findet

In den letzten Jahren haben wir zahlreiche Gründer und Startups betreut und konnten immer wieder sehen, wie aus cleveren technischen Ideen Unternehmen mit mehr als hundert Mitarbeitern entstanden sind. Das freut uns, und es macht uns stolz, einen Teil zum Erfolg unserer Mandanten beitragen zu können.

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich bei Gründern und Startups am Anfang des Patentierungsprozesses immer wieder dieselben Fragen stellen, die wir hier beantworten möchten.

Was ist der Unterschied zwischen Patenten, Marken und Designs?

Es gibt ganz unterschiedliche Schutzrechte, die einen ganz unterschiedlichen Schutz gewähren:

Patente sind technische Schutzrechte – durch sie werden technische Lehren geschützt. Das kann zum Beispiel eine neue Technologie in einem Roboter oder ein technisch neues Verfahren sein. Als plakatives Beispiel kann der Airbag in einem Auto dienen: Hier wird ein Problem (Schutz der Insassen beim Unfall) durch technische Mittel (schnelles Aufblasen eines Luftkissens) gelöst.

Als Marke kann man sich alles (genauer: alle „Zeichen“) schützen lassen, was im Geschäftsverkehr als Herkunftshinweis verstanden werden kann. Das sind vor allem Worte (zum Beispiel „Apple“) und Bilder (zum Beispiel das Apple-Logo) sowie Kombinationen hieraus. Es gibt zwar auch andere Markenarten (zum Beispiel Farbmarken) – allerdings sind diese in der Praxis deutlich weniger häufig als die oben genannten Marken, weswegen wir an dieser Stelle nicht genauer darauf eingehen.

Mittels einem Design kann man sich die Formgebung eines Produktes schützen lassen. Ein prominentes Beispiel hierfür ist sicherlich das iPhone. Neben sehr vielen Patenten, die die technische Funktionalität dieses Produktes schützen, dürfte auch die Formgebung als solche geschützt sein. Designs hießen früher in Deutschland Geschmacksmuster, was nicht mit Gebrauchsmustern (siehe unten) zu verwechseln ist.

Bei Gebrauchsmustern handelt es sich nämlich um den kleinen Bruder des Patentes – auch das Gebrauchsmuster ist ein technisches Schutzrecht, das technische Erfindungen schützt. Im Vergleich zum Patent unterscheidet es sich dadurch, dass (1) es nicht geprüft ist und dass man (2) mit dem Gebrauchsmuster keine Verfahren schützen kann.

Bei Stellbrink & Partner fokussieren wir uns derzeit auf die technischen Schutzrechte – also auf Patente und Gebrauchsmuster, weshalb sich die Erläuterung weiterer Fragen darauf bezieht. Gerne helfen wir Euch aber bei Fragen zu den anderen Schutzrechten weiter – auch hier haben wir Kenntnisse, mit denen sich die allermeisten Fragen beantworten lassen. Außerdem können wir auf ein großes Netzwerk zurückgreifen und Euch bei Spezialfragen an Spezialisten in dem jeweiligen Fachgebiet weiter vermitteln.

Was kann ich mit Patenten schützen?

Wie bereits aufgezeigt sind Patente technische Schutzrechte (zumindest in Europa). D.h. hiermit kann man sich technische Lösungen schützen lassen. Das ist immer dann gegeben, wenn man die „Naturkräfte“ oder Ingenieursfähigkeiten nutzt, um ein Problem zu lösen.

Das klingt erstmal hochtrabend, ist es in vielen Fällen aber gar nicht – am Ende braucht man im Wesentlichen eine (pfiffige) Idee, die ein Produkt oder einen Prozess gegenüber anderen Produkten oder Prozessen besser (oder auch nur anders) macht. Dabei erstrecken sich patentfähige Erfindungen von Hochtechnologiegebieten (zum Beispiel Raumfahrt) bis hin zu Alltagsgegenständen – auch eine Wäscheklammer wäre patentfähig (wenn es sie nicht schon gäbe).

Nicht patentfähig sind reine Business-Methoden – hier sind die Problemstellungen und die Lösungen nicht technischer, sondern rein wirtschaftlicher Natur.

Besonders interessant sind hinsichtlich der Patentfähigkeit auch computerimplementierte Erfindungen, die so relevant sind, dass wir ihnen einen eigenen Abschnitt gewidmet haben.

Wenn sich Gründer oder Entwickler die Frage stellen, ob ihre Entwicklung patentierbar ist, ist die Antwort in den allermeisten Fällen „Ja“ – zumindest lehrt uns das unsere Erfahrung. Solltet Ihr diesbezüglich Zweifel oder Fragen haben, raten wir immer dazu, einen Patentanwalt zu kontaktieren, der Euch schnell und unkompliziert sagen kann, ob Eure Zweifel begründet sind.

Kann man Software und computerimplementierte Erfindungen schützen?

Sehr viele Fragestellungen in der Erstberatung betreffen heute Software- bzw. computerimplementierte Erfindungen.

In Europa ist es gesetzlich geregelt, dass Software als solche nicht patentierbar ist. Grundsätzlich soll damit verhindert werden, dass Aspekte, für die kein Patentschutz erlangt werden kann (zum Beispiel eine Business-Methode) schon alleine dadurch patentfähig werden, dass sie auf einem Computer (und damit mit technischen Mitteln) durchgeführt werden. Daher ist Software als solche nicht patentfähig. Eine auf einem Computer realisierte reine Business-Methode kann also in Europa nicht patentiert werden.

Allerdings gibt es auch Software oder computerimplementierte Erfindungen, die aus weiteren Gründen technisch sind. Findet man zum Beispiel einen Computer-Algorithmus, der besonders schnell und wenig anfällig für Fehler Messgrößen auswerten kann und verwendet diesen, um einen Airback im Crashfall schneller auszulösen, so wird mittels des Algorithmus ein technisches Problem mit technischen Mitteln gelöst, was dem Patentschutz zugänglich ist.

Die konkreten Fragestellungen spielen sich fast immer zwischen den oben dargestellten Extremen ab. Viel zu oft hören wir allerdings von Startups, denen grundsätzlich von einer Patentanmeldung abgeraten wurde, weil sie „nur“ eine Software erfunden haben. Wir sind der festen Überzeugung, dass diese Sichtweise zu kurz greift und man sich immer mit dem konkreten Einzelfall befassen muss.

Was sind die Voraussetzungen für Patentschutz? 

In den vorstehenden Fragen haben wir uns in erster Linie damit beschäftigt, ob eine Entwicklung dem Patentschutz per se zugänglich ist. Hierbei handelt es sich um die Patentfähigkeit im engeren Sinne – man könnte das auch als Technizität bezeichnen, da nur technische Entwicklungen per se patentfähig sind.

Allerdings gibt es weitere Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um ein Patent zu erhalten.

Eine wesentliche Voraussetzung ist die Neuheit. Um ein wirksames Patent zu erhalten, muss die Erfindung, die damit geschützt werden soll, neu sein. Das bedeutet, dass die Erfindung nicht bereits vor dem Tag, an dem die Patentanmeldung eingereicht wird, öffentlich war. Öffentlich ist eine Erfindung immer dann, wenn sie potentiell einem unbegrenzten Personenkreis zugänglich ist. Beispiele hierfür können Veröffentlichungen in einem Patent oder in einem Journal sein, aber auch Präsentationen, Verkäufe, Messeausstellungen, Firmenbesichtigungen, etc. (wobei es auch hier auf die Umstände des Einzelfalls ankommt). Für die Frage der Neuheit werden grundsätzlich sowohl Eure Veröffentlichungen als auch alle weiteren Veröffentlichungen berücksichtigt – also auch Patente und weitere Veröffentlichungen von Dritten. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass jeder Kontakt, der nicht der Verschwiegenheit unterliegt, eine Veröffentlichung darstellen kann. Falls Ihr eine Patentanmeldung beabsichtigt oder in Erwägung zieht, ist es also wichtig, dass diese eingereicht wird, bevor Ihr die Erfindung Menschen mitteilt, die nicht der Verschwiegenheit unterliegen. Allerdings gibt es hiervon einige Ausnahmen – d.h. selbst wenn Ihr Eure Erfindung bereits veröffentlicht habt, gibt es in einigen Ländern noch die Möglichkeit, innerhalb einer Schutzfrist (je nach Land üblicherweise zwischen 6 und 12 Monate) einen Schutz zu erlangen. Sollte das der Fall sein, solltet Ihr Euch umgehend beraten lassen!

Die oben angesprochene Neuheit ist dann gegeben, wenn es Eure Erfindung in dieser Art bisher noch nicht gegeben hat. Eure Erfindung wird also mit den Produkten und Schriften verglichen, die vor dem Tag Eurer Patentanmeldung veröffentlicht wurden (= Stand der Technik). Ist Eure Erfindung noch nicht im Stand der Technik enthalten, ist sie neu.

Eine weitere Voraussetzung ist, dass Eure Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Das ist dann der Fall, wenn Eure Erfindung nicht naheliegend ist. Durch dieses Erfordernis wird verhindert, dass gewöhnliche Weiterentwicklungen durch ein Patent geschützt werden. Einen Patentschutz soll es immer nur für die Entwicklungen geben, die über das normale fachmännische Können hinausgehen. Ersetzt man zum Beispiel bei einem Bauteil einen Nagel durch eine Schraube, ist das gemäß den oben stehenden Ausführungen neu – dieses Bauteil hat es in dieser Form nämlich noch nicht gegeben. Allerdings liegt so ein Austausch (zumindest in den meisten Fällen) im normalen fachmännischen Können, sodass eine solche Weiterentwicklung naheliegend ist und daher keine erfinderische Tätigkeit aufweist. Die erfinderische Tätigkeit bedarf immer einer detaillierten Prüfung im Einzelfall.

Wie groß sind die Chancen, ein Patent zu erhalten?

Nach unserer Erfahrung ist es in den meisten Fällen möglich, für eine Erfindung (so man sie denn nicht selbst vor Anmeldung offenbart hat) ein Patent zu erhalten. Die entscheidende Frage ist nach unserer Auffassung weniger, ob man ein Patent erhält, sondern wie breit der Schutzbereich ist, den man durch das Patent erhält.

Das wollen wir an Hand von einem Beispiel verdeutlichen: Wir haben in der Vergangenheit verschiedene Patentstreitigkeiten geführt, die eine Wundbehandlungsvorrichtung betreffen. Kurz zusammengefasst wurde herausgefunden, dass es vorteilhaft sein kann, große Wunden mit einem luftdichten Schaumstoffverband zu behandeln, an den man einen Unterdruck anlegt. Bei einer solchen Erfindung (definiert durch „luftdichter Schaumstoffverband + Unterdruck“) könnte man sich darüber streiten, ob sie in Anbetracht von luftdichten Schaumstoffverbänden und in der Kenntnis, dass eine Wunddrainage mit Unterdruck vorteilhaft sein kann, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Hat man aber weitere Merkmale, die einen von dieser Kombination abgrenzen (zum Beispiel einen besonders auf den Unterdruck abgestimmten Schaumstoffverband, einen besonders geeigneten Klebstoff zum Anbringen des Verbandes), so ist es sehr viel wahrscheinlicher, für eine solche Kombination ein Patent zu erhalten.

Nach unserer Erfahrung lassen sich die meisten neuen technischen Entwicklungen durch ein Patent schützen – die Frage ist allerdings, wie allgemein bzw. breit der Schutz ist, den man hierdurch erlangt.

Wie ist der Prozess, bis ich ein Patent erhalte?

Der Patentierungsprozess startet damit, dass man eine Patentanmeldung ausarbeitet. Das geschieht idealerweise in enger Abstimmung zwischen dem Erfinder und dem Patentanwalt. Die Patentanmeldung führt aus, von welchem Stand der Technik die Erfindung ausgeht, was daran nachteilig ist und erläutert dann die Erfindung. Besonders wichtig sind die Patentansprüche, die angeben, wofür man Schutz beansprucht. Das Ausarbeiten der Patentanmeldung nimmt üblicherweise einige Wochen in Anspruch – zur Not (vor allem, wenn eine Veröffentlichung kurz bevorsteht) kann eine Patentanmeldung aber auch in deutlich kürzerer Zeit ausgearbeitet werden.

Eine solche Patentanmeldung reicht man dann beim Patentamt ein und beauftragt das Patentamt mit der Recherche und Prüfung. Das Patentamt recherchiert und prüft sodann, ob die Voraussetzungen für ein Patent gegeben sind. Neben einigen formalen Voraussetzungen prüft das Patentamt mittels der Recherche vor allem, ob die Erfindung neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Falls das Patentamt zu dem Schluss kommt, dass die Patentanmeldung in der eingereichten Form nicht gewährbar ist, teilt das Patentamt dies in einem Bescheid mit und man erhält die Gelegenheit, hierzu Stellung zu nehmen. Auf einen solchen Bescheid reicht man sodann eine Bescheidserwiderung ein, bei der man die Ansprüche (das, was den Schutz definiert) ändert und seine Argumente vorträgt.

Das Patentamt erhebt so oft in Bescheiden Einwendungen, bis es der Auffassung ist, dass die Sache zu einer Entscheidung – Gewährung des Patentes oder Zurückweisung – reif ist.

Wie viele solche „Runden“ von Bescheiden und Bescheidserwiderungen notwendig sind, ehe das Verfahren abgeschlossen ist, kann sehr stark variieren. Aus unserer Erfahrung sollte der Mittelwert bei ca. 2 bis 3 solcher Bescheide liegen. Jeder Bescheid und jede Bescheidserwiderung nimmt ca. ein halbes Jahr in Anspruch (wobei auch das stark variieren kann), sodass man durchschnittlich mit ca. 2 bis 3 Jahren rechnen muss, ehe man eine Entscheidung erhält. In dringenden Fällen (zum Beispiel, wenn ein Wettbewerber eine Erfindung nutzt) kann dieses Verfahren jedoch beschleunigt werden.

Ist ein Patent weltweit gültig?

Grundsätzlich herrscht bei Patenten das Territorialitätsprinzip. D.h. dass jeder Staat (nur) für sein Staatsgebiet Patente erteilen kann. Das heißt: Grundsätzlich sind Patente nationale Schutzrechte und man muss grundsätzlich für jedes Land, in dem man Patentschutz haben möchte, eine eigene Anmeldung einreichen

Es gibt aber verschiedene Rechte und Verträge, in denen sich mehrere Staaten zusammengeschlossen haben, um den Patentierungsprozess zu vereinfachen.

Zunächst einmal gilt für die allermeisten Länder ein Prioritätsrecht. Nach diesem hat jeder Anmelder das Recht, innerhalb von einem Jahr weitere Nachanmeldungen zu tätigen. Soweit diese dieselbe Erfindung betreffen wie die erste Anmeldung, werden die Nachanmeldungen so behandelt als wären sie am Tag der ersten Anmeldung eingereicht worden. Das ist insbesondere dafür relevant, was als Stand der Technik in Betracht gezogen wird und spielt daher bei der Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit eine Rolle. Wenn Ihr also heute eine Anmeldung einreicht, habt Ihr ein Jahr lang Zeit, weitere Nachanmeldungen zu tätigen und der in dieser Zeit veröffentlichte Stand der Technik (und insbesondere auch Eure Tätigkeiten) werden für diese Nachanmeldungen nicht betrachtet.

In der europäischen Patentübereinkunft (EPÜ) haben sich darüber hinaus die europäischen Staaten (neben den EU-Staaten auch weitere Staaten, zum Beispiel Schweiz, Norwegen und die Türkei) zu einem Erteilungsverband zusammengeschlossen. Hierdurch ist es möglich, durch eine Anmeldung, die vom europäischen Patentamt (mit Sitz in München) geprüft wird, Patente in allen EPÜ-Ländern zu erhalten. Wenn man Patentschutz in mehreren europäischen Ländern haben möchte, kann das deutlich effizienter (und kostengünstiger) sein als den Patentierungsprozess in allen einzelnen Ländern durchzuführen.

Im Patent Cooperation Treaty (PCT) – deutsch: Vertrag über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens – haben sich die allermeisten Länder zu einem Anmeldeverband zusammengeschlossen. D.h. man kann eine Anmeldung für eine Vielzahl von Staaten einreichen und dann später (innerhalb von 2,5 Jahren) entscheiden, in welchen Staaten man seine Anmeldung weiterverfolgen möchte.

Was bringt mir ein Patent?

Rein rechtlich stellt ein Patent ein zeitlich begrenztes Ausschließlichkeitsrecht dar. D.h. mit einem Patent kann man Dritte (also vor allem Wettbewerber) von der Nutzung der patentierten Erfindung ausschließen – man „monopolisiert“ also seine Erfindung. Nutzt ein Dritter die Erfindung doch, kann man ihn – notfalls gerichtlich – dazu zwingen, die Nutzung der Erfindung zu unterlassen.

Eine solche Monopolstellung stellt natürlich einen substantiellen Wettbewerbsvorteil dar und trägt daher auch zum Unternehmenswert bei. Gerade bei kleinen und jungen Unternehmen, die einen technologischen Schwerpunkt haben, kann ein solches Patent (bzw. die Aussicht darauf) einen substantiellen Wert des Unternehmens ausmachen. Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass Investoren vor allem bei jungen Unternehmen besonders auf die Patentsituation achten und Patente bzw. Patentanmeldungen hier als eine Art Sicherheit für ihr Investment ansehen – schließlich stellt ein Patent auch eine amtliche Bestätigung dar, dass eine technologische Entwicklung neu und erfinderisch ist.

Welche Kosten sind mit der Anmeldung eines Patentes verbunden?

Es gibt grundsätzlich zwei Kostenfaktoren, die im Patentierungsprozess anfallen. Das sind einerseits die Amtsgebühren, die von den Patentämtern erhoben werden und andererseits die Kosten, die durch die Beauftragung eines Patentanwaltes anfallen. Die Beauftragung eines Patentanwaltes ist zwar nicht vorgeschrieben (und man könnte das Patenterteilungsverfahren auch ohne einen Patentanwalt durchführen) – die Praxis zeigt aber, dass es so viel Spezialwissen und Fallstricke im Patentierungsverfahren gibt, dass es eigentlich immer sinnvoll ist, einen Patentanwalt zu beautragen.

Die Amtsgebühren hängen wesentlich von dem Patentamt ab, das man mit der Recherche und der Prüfung der Patentanmeldung beauftragt. Beim Deutschen Patent- und Markenamt fallen bis zur Patenterteilung ca. € 500 an Gebühren an, beim europäischen Patentamt ca. € 4.000 (wobei hiervon ca. € 1.500 beim Beginn der Recherche und die restlichen Gebühren in den folgenden Jahren anfallen).

Die patentanwaltlichen Kosten hängen in erster Linie von dem Aufwand ab, den Euer Patentanwalt in die Ausarbeitung der Anmeldung und das weitere Verfahren investiert. Die meisten Patentanwälte haben einen Stundensatz von € 250 bis € 450. Oftmals werden für die anfängliche Ausarbeitung der Anmeldung auch Pauschalen vereinbart, die in etwa zwischen € 3.000 bis € 15.000 liegen können. Diese Preise sind sehr schwer zu vergleichen und meistens darin begründet, wie viel Aufwand der Patentanwalt in die Ausarbeitung der Anmeldung investiert, was zu einem variierenden Detailgrad der Anmeldung führen kann.

Generell sollte man damit rechnen, dass bis zum Abschluss des Prüfungsverfahrens weitere Anwaltskosten in Höhe von mehreren tausend Euro notwendig sind – das kann aber sehr stark variieren und hängt von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel: wie viele Bescheidserwiderungen notwendig und wie aufwendig diese sind. Eine sehr grobe Schätzung wäre hier, dass die Anwaltskosten, die im Laufe des Prüfungsverfahren anfallen, ca. € 5.000 betragen.

Insgesamt muss man also mit einem Investment von ca. € 10.000 bis € 20.000 für ein Patenterteilungsverfahren rechnen.

Macht es für mich Sinn, ein Patent zu beantragen?

Schlussendlich ist das eine wirtschaftliche Frage, die der Erfinder bzw. der Unternehmer nur selbst beantworten kann. Wir können aber einige Hilfestellungen hierfür geben, die sich als sinnvolle Grundregeln herausgestellt haben.

Wie aufgezeigt stellt eine Patentanmeldung eine substantielle Investition dar. Diese lohnt sich in der Regel nur dann, wenn dem ein substantielles wirtschaftliches Interesse gegenübersteht. Unsere Daumenregel ist: Wenn Ihr jetzt € 100.000 auf den Tisch legen würdet, damit Eure Erfindung von keinen anderen genutzt wird, lohnt sich eine Patentanmeldung; wenn Ihr hierfür jetzt keine € 20.000 auf den Tisch legen würdet, muss man sehr genau hinterfragen, ob die Investition Sinn macht – dazwischen handelt es sich um einen Graubereich.

Bei der Bewertung der Investition spielen neben dem rechtlichen Vorteil des Ausschließlichkeitsrechts auch andere Aspekte eine Rolle – zum Beispiel der Werbeeffekt eines Patents und der Effekt, den ein Patent auf potentielle Investoren hat.

All diese Aspekte sollten in Euren Entscheidungsprozess, ob eine Patentanmeldung für Euch sinnvoll ist, in Betracht gezogen werden.

Habt Ihr weitere Fragen?

Wir hoffen, dass wir Eure anfänglichen Fragen beantworten konnten. Lasst uns gerne wissen, wenn Ihr weitere Fragen habt oder eine Beratung zu einer konkreten Erfindung wünscht! Ihr erreicht uns unter mail@stellbrink-partner.com oder telefonisch unter +49-89-41112880.

 

 

STANDARD-ESSENTIAL PATENTS & FRAND LICENSES

In the recent past, standard-essential patents (SEP) and FRAND licenses have played an important role in many patent infringement proceedings. FRAND licenses are licenses that are fair, reasonable, and non-discriminatory.

The basic rationale is the following: There are some patents protecting a technological standard, e.g., a patent that is essential for a mobile communication standard. That is, anyone using this mobile communication network has to make use of this patent. Such patents would grant the patentee a disproportional amount of power if the patentee could exclude any other party from using this patent. This is why the patentee is obliged to grant a FRAND license to any party willing to accept such a license. In particular, the patentee of a standard-essential patent cannot successfully assert a cease and desist claim in court if the other party is willing to accept a FRAND license.

While the above illustrates the general idea, there have been numerous questions as to which obligations the patentee and the user of an SEP have to meet to fulfill their requirements relating to the FRAND license and to the licensing negotiations. For Germany, some of these questions have been answered by recent case law, some of which will be reviewed in this article.

One of the most fundamental decisions relating to SEP and FRAND was issued by the European Court of Justice (ECJ) with its judgement C-170/13 dated July 16th, 2015.The ruling concerned the circumstances under which the patentee of an SEP can assert cease and desist claims in court proceedings. As already stated, in general, the patentee is not allowed to do so if the alleged infringer is willing to take a license and does not delay the licensing negotiations.

In that regard, the patentee and the alleged infringer have to follow a certain procedure during the licensing negotiations

1. Before asserting the cease and desist claim in court proceedings, the patentee has to inform the alleged infringer of the patent claim (patentee informing alleged infringer).

2. The alleged infringer then has to request a license under FRAND conditions within a short time (FRAND request).

3. In turn, the patentee has to make a FRAND offer including details as regards the royalty rate and its calculation (FRAND offer). A recent decision by the Higher District Court Düsseldorf also states that the patentee has to substantiate how the asserted patents are infringed. This includes references to the respective standard and claim charts (see OLG Düsseldorf, I-15 U 66-15, decision of 17. November 2016).

4. a) The alleged infringer can either accept the FRAND offer (FRAND acceptance) OR

4. b) The alleged infringer can make a counter offer complying with FRAND conditions (FRAND counter offer).

If this is the case, and the patentee does not accept the counter offer, the alleged infringer has to render account for the usage of the patent and furnish a respective security.

If the alleged infringer complies with their duties (including a FRAND request in due time and a FRAND acceptance or counter offer), the patentee cannot assert the cease and desist claims in court.

The above considerations (and further considerations on the exact case and more specific case law) will have to be taken into account by anyone wanting to assert a SEP and by anyone being attacked with a SEP.

Stelbrink & Partner LogoOf course, the above is just a very short summary of some of the recent decisions relating to SEP and FRAND licenses in Germany, and that many others exist, providing further details on individual questions. However, mentioning all of them would render this article too complex, as it is only intended to provide an introduction and a high-level summary. It is generally noted that this article can never replace individual legal counselling. If you have any question relating to SEP and/or FRAND licenses, please feel free to contact us at mail@stellbrink-partner.com. We are always happy to help you.

Bumpy Road Ahead for the Unitary Patent

The unitary patent has been in the works for a number of years. The basic idea is simple: allow for a central system of patent litigation for patents in Europe (as opposed to litigation being tied to each of the individual countries where a European patent is validated). Based on the agreed rules, a new court would be established having a central division in Paris, London, and Munich.

For the unitary patent to come into effect, France, the UK and Germany must ratify the agreement. France has done so in 2014 already. Ratification by the UK has been called into question after the Brexit vote, but since then there have been statements by the members of the UK government indicating that they are still open to ratifying the agreement. On June 13th, a new obstacle to the implementation of the unitary patent emerged. Germany, which was well on course to ratifying the agreement, put a halt to it in view of a complaint from an unnamed individual insinuating that the ratification would violate German law. The German constitutional court in Karlsruhe put the ratification process on hold while it investigates the complaint.

Although accelerated proceedings are expected, the process is likely to further delay the implementation of the unitary patent and the start of operation of the Unified Patent Court. It now seems more and more unlikely that the courts can start reviewing their first cases in December 2017, as originally planned. With further delay of German ratification, the UK’s Brexit negotiations can also further affect the start of the unified court’s operations. We will keep you updated on any further developments in the long and difficult story of the unitary patent.

Patent Infringement and Patent Invalidity Proceedings in Germany

 

As regards proceedings relating to patent infringement, Germany is the number 1 jurisdiction in Europe selected by patentees. In addition to moderate costs, the quality of the judges, and the predictability of the outcome, the German court system plays a role in this choice.

Germany has a “bifurcated” system. There are civil courts (most notably Düsseldorf, Mannheim and Munich) that are responsible for patent infringement proceedings (in the following: patent infringement courts), and there is the Federal Patent Court based in Munich that is responsible for patent invalidity proceedings (also known as patent nullity proceedings).

One main difference to other jurisdictions is that the patent infringement courts do not decide on the validity of the asserted patents. This has significant implications for the initially paid court fees. The court fees have to be initially paid by the party starting the proceedings. That is, the patentee has to initially pay the court fees when starting the infringement proceedings. On the other hand, the alleged infringer (or any party seeking to invalidate a patent) has to initially pay the court fees for the patent invalidity proceedings.

Another important consideration relates to the timing of the proceedings. First instance infringement proceedings typically last for about 1 year. First instance patent invalidity proceedings typically last for about 2.5 years. That is, one usually receives a ruling on patent infringement before receiving a ruling on patent validity. This may be most relevant for the cease and desist claim, as it may happen that (subject to a security by the plaintiff) the patent infringement court orders the alleged infringer to cease and desist from using an invention after one year, and that the patent is only found to be invalid 1.5 years later.

In light of this, there is the concept of staying the infringement proceedings. If the patent infringement court arrives at the conclusion that it is likely that the asserted patent will be invalidated in invalidity proceedings, it can stay the infringement proceedings. However, the patent infringement courts are generally reluctant to grant such a stay of proceedings, and the overall statistics is that only about 10% to 20% of the patent infringement proceedings are stayed.

All these aspects have to be taken into consideration when deciding whether or not so start patent infringement proceedings, in which country to start such proceedings, and which court to use for such proceedings.

Corresponding considerations apply for the defendant as well –the alleged infringer also has to take the above timings and probabilities into account when developing a defense strategy.

Stelbrink & Partner Patentanwälte mbBWe note that the above article is a general outline of patent infringement and invalidity proceedings in Germany. Such an article can never replace individual legal counselling. If you have any questions relating to patent infringement and patent invalidity proceedings in Germany, please feel free to contact us at mail@stellbrink-partner.com. We are always happy to help you.

Unser Mandant inveox revolutioniert Prozesse in der Pathologie

Für betroffene Patienten und deren Angehörige ist eine Krebserkrankung eine enorme Belastung. Umso schlimmer wird die Situation durch das lange Warten auf eine Diagnosestellung oder wenn folgenschwere Fehler passieren.

Besteht der Verdacht auf eine bösartige Tumorerkrankung werden dem Patienten von einem Arzt kleinste Gewebeproben entnommen, um diese von einem Pathologen im Labor untersuchen zu lassen. Viel zu häufig kommt es bei diesem Prozess, der noch immer manuell bewältigt wird, zum falschen Beschriften oder Vertauschen von Gewebeproben zweier Patienten.

Die Gründer

An diesem Problem setzen die Gründer Maria Driesel und Dominik Sievert des MedTech Start-Ups inveox an, um eine kostengünstigere und zeitlich effizientere Lösung bereit zu stellen, die solche Fehler zukünftig vermeidet. Gemeinsam wollen die beiden das Handling menschlicher Gewebeproben revolutionieren.

Maria Driesel studierte in München an der Technischen Universität Wirtschaftsingenieurwesen, Dominik Sievert absolviert dort derzeit seinen Master in Molekularer Biotechnologie. Während eines Auslandsaufenthaltes in den USA (Fayetteville, Arkansas) kam Maria mit einem Pathologen in Kontakt und wurde durch den intensiven Austausch auf die Problematik aufmerksam. Dominik wurde als Jugendlicher durch die Krebserkrankung seines Großvaters selbst mit diesem schwierigen Thema konfrontiert.

Als Stipendiaten des “Manage & More-Programms” lernten sich die beiden im April 2015 kennen und bemerkten schnell das medizinische und wirtschaftliche Potenzial in diesem Bereich.

Seit über einem Jahr arbeiten Maria und Dominik nun hart daran, ihre Idee umzusetzen und voranzutreiben. Als Teilnehmer an den Start-Up Förderprogrammen KICKSTART der UnternehmerTUM sowie dem Entrepreneurship Center der LMU konnten sich die beiden das nötige unternehmerische Know-How zulegen, sich immer wieder mit anderen Gründern austauschen und bereits viele wichtige Kontakte knüpfen. Bei der weiteren Realisierung ihres Gründungsvorhabens werden Maria und Dominik seit Oktober 2016 zudem mit dem EXIST-Gründerstipendium unterstützt.

inveox zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sich das Wissen um das Produkt aus unterschiedlichen Bereichen zusammensetzt: “Ich kann ein Unternehmen nicht nur durch die Technologie aufbauen. Unsere Stärke kommt daher, dass unser Team diverse Bereiche abdeckt.”, erklärt uns Dominik. Das Team um ihn und Maria wird durch Maschinenbauer, Informatiker und einen Betriebswirtschaftler erweitert.

Pathologie 4.0

Ein smarter Container und eine dazu passende Maschine ermöglichen ein automatisiertes Probenhandling in der Pathologie. Anders als bisher entfällt der Arbeitsschritt von der Umladung der Gewebeprobe von einem Behälter in einen anderen. Der inveox-Container wandert direkt in die dafür vorgesehene Maschine, in der das Gewebe bearbeitet wird und welche dem Pathologen weitere wertvolle Daten für die Diagnose liefert.

Möglichkeiten im Bereich MedTech

Dominik sieht im Bereich MedTech enormes Potenzial für Start-Ups: “Allgemein ist MedTech und Liefe Science noch nicht so stark im Kommen. Aber ich glaube, dass gerade wenn man damit früh startet, man gewaltige Chancen hat. Anders als bei Apps kann ich mir frühzeitig die Patente sichern und fundierte Partnerschaften mit beispielsweise Unikliniken oder Lieferanten aufbauen. Wenn ich nur eine App habe, kann ich auch ganz schnell eine andere entwickeln. Ich glaube, dass es in unserem Bereich nicht diese üblichen Verdrängungsmechanismen gibt, weil bei uns alles viel stärker reguliert ist.”

Diese Annahme hat sich bei der Suche nach möglichen Investoren bestätigt: “Bei Investoren ist der Bereich noch nicht en vogue, wobei ich davon überzeugt bin, dass sich das in den nächsten Jahren massiv ändern wird. Zum einen zeichnet sich das schon beim Blick ins Valley ab, denn kein Mensch macht dort mehr Apps. Wenn dann Web Apps, aber das ist nochmal etwas Anderes. Zum anderen achten Investoren immer mehr darauf, was hinter der Technologie steht. Und hierbei helfen natürlich Patente. Wenn ich nur ein paar Zeilen Code habe, die für einen Fall anwendbar sind und dann passiert nichts mehr, habe ich kein dauerhaftes Produkt. Wir gehen zwar den langsameren Weg, um aus Investoren Sicht an Geld zu kommen, es gibt aber auch deutlich mehr Potenzial. Medizin funktioniert überall auf der Welt gleich. Das schafft eine App nicht. Weder die Rahmenbedingungen noch das Interesse der Nutzer lassen sich global skalieren.”

Zusammenarbeit mit Stellbrink & Partner

Dominik Sievert, CTO inveox

“Dass wir ein Patent brauchen war mir relativ schnell klar”, erzählt Dominik. “Bei der Suche nach einem geeigneten Partner für uns war es mir wichtig jemanden zu finden, der mir auf Augenhöhe begegnet. Ich wollte das Gefühl haben, dass meine Bedenken ernst genommen werden und ich jederzeit eine Frage, wie banal sie auch sein mag in dem Moment, stellen kann. Deswegen haben wir uns auch bewusst für eine kleine Kanzlei entschieden, denn wir wollten nicht ein Mandant von ganz vielen sein.

Außerdem fand ich die Idee sehr spannend, Geistiges Eigentum aus einer strategischen Sichtweise heraus zu betrachten. Ich glaube nämlich, dass ein Patent nur dann einen Wert hat, wenn es gutgeschrieben ist und das Richtige abdeckt. Man kann sich viel patentieren lassen und es gibt auch unglaublich lustige Patente da draußen. Ich finde es immer wieder unterhaltsam in Octimine das Patent des Tages zu lesen. Was ich damit sagen will ist, dass ein Patent per se weder gut noch schlecht ist. Es kommt darauf an, wie es gemacht ist. Ich kann ein Patent nicht nur für mein Geschäft strategisch nutzen, sondern es auch strategisch schreiben.

In unserem ersten Austausch hat es mich auch beeindruckt, dass Axel viel Erfahrung vorweisen kann, wenn es darum geht, Patente als nichtig zu klagen. Damit war für mich klar, dass er auch besonders gut darin sein muss Patente zu schreiben, die eben nicht angreifbar sind.

Letztendlich führt Stellbrink & Partner eine Dienstleistung für inveox aus, weswegen es eine Voraussetzung ist, dass beide Seiten dasselbe Verständnis für das Produkt haben. Von daher war es mir ein großes Anliegen, sich sowohl Zeit zu nehmen als auch zu geben. In intensiven Gesprächen wurde uns noch einmal ein anderer Blickwinkel eröffnet. Wenn man so etwas entwickelt, ist man ganz schnell in einem Tunnelblick und es ist ganz wichtig da wieder raus zu kommen. Man meint eine wichtige Entwicklung zu schaffen und übersieht dann vielleicht etwas. Deshalb braucht man diesen Input von außen.

Manchmal geht man als Gründer vielleicht auch etwas naiv an die Sache heran und denkt, man kann seinen Patentanwalt einfach damit beauftragen ein Patent zu schreiben. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Aber je genauer die Erfindung dann hinterfragt wird, desto genauer lerne ich mein eigenes Produkt kennen und weiß am Ende, was mich von allen anderen abhebt. Schließlich geht es hier um eine technische Entwicklung, die sich unter anderem auch dadurch auszeichnen soll, dass sie geschützt ist.”

Seit 1. Oktober 2016 steht Axel Stellbrink neben seiner Tätigkeit als Patentanwalt auch als Gründungscoach im Rahmen des EXIST Förderprogramms dem inveox Team zur Seite.

Zukunftspläne

Maria und Dominik haben sich hohe Ziele gesetzt für 2017. Nach der Gründung der GmbH und einer ersten Finanzierungsrunde wollen die beiden die Produktentwicklung und den Vertrieb weiter vorantreiben. Bereits im Juni sollen der Container und die dazu passende Maschine Marktreife erreichen, um auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Pathologie in Erlangen präsentiert werden zu können.

Auf die Frage, ob es ein realistisches Ziel sei, die Produkte noch dieses Jahr in Laboren zu etablieren antwortet uns Dominik: ” Wenn Du als Einziger in einem Bereich bist, bist Du entweder genial oder doof. Dazwischen gibt’s nix. Dann muss man sich überlegen, ob man genial oder doof ist. Im Moment glauben wir, dass wir ziemlich genial sind.”

 

The Year of the Unitary Patent?

Unitary_patent_participants.svgOn Friday, February 10th, Italy has ratified the Unified Patent Court (UPC) agreement.

As of now, the deal has been signed by 12 countries including France. As we previously wrote, approvals from 13 countries including the UK, France and Germany are needed for the UPC to come to fruition. Germany has said that they will ratify the agreement, provided so does the UK.

After the Brexit vote in June 2016, strong doubts were raised regarding the future of the UPC. However, in November 2016, the British minister for Intellectual Property, Baroness Neville-Rolfe reiterated the UK’s commitment to the UPC and the Unitary Patent. She then stepped down in December 2016, prompting questions on whether her assurances would be honored by her successor as IP Minister, Jo Johnson. Mr. Johnson is the younger brother of the UK’s new Foreign Secretary, former mayor of London and a staunch Brexit supporter Boris Johnson. When asked on his stance regarding the UPC, Mr. Johnson claimed that it may form part of the wider Brexit negotiations.

Meanwhile, the UPC committee has announced that the court will start operations in December 2017. Stellbrink & Partner will keep you updated on the status of the Unitary Patent in these tumultuous times.

EPO decides: “No” to poisonous priorities

The Enlarged Board of Appeal has recently issued its much awaited order in the G 1/15 case relating to partial priorities of a generic claim.

Shortly summarized, this relates to the following situation. A first application is filed and discloses a specific embodiment (e.g., a screw). Later, a second application is filed and its claim relates to a more generic embodiment (e.g., means of attachment).

The question at issue is then whether the second application can validly claim the priority of the first application, as far as a screw is concerned – that is, whether the claim has a partial priority as far as it covers the screw. This is also relevant for the following reason: If the priority of the first application could not be validly claimed, it would destroy the novelty of the second application, as a specific embodiment (the screw) deprives the more general subject-matter (means of attachment) of novelty. This is why this scenario is also known as a “poisonous priority”.

The Enlarged Board of Appeal, which is the highest instance of the European Patent Office, has now ordered that the generic term can validly claim the partial priority of the more specific term previously disclosed. See the full order here.

This will be good news for patent applicants and patent practitioners!

Back from the dead – the Unitary Patent on track again

In the works since 2009, the European patent with unitary effect (EPUE), or, as it is more commonly known, the Unitary Patent, has faced many hurdles on its way to adoption. Legal challenges by Spain and Italy, lengthy negotiations on the locations of the courts, disagreements on translation requirements – all of those slowed down its arrival. However, June 23rd 2016 seemed to put the last nail in the Unitary Patent’s coffin. The Brexit vote meant that Britain would be unlikely to ratify the agreement any time soon (or at all!) and lead to many prominent figures in the IP world to coin the Unitary Patent as “dead”. Many said that the UK would pull out of the agreement, leaving it in rumbles (as it currently stands, Britain’s approval is necessary for the Unified Patent to come into being).

However, in an unexpected move on November 28th, Baroness Lucy Neville-Rolfe, the British minister for Energy and Intellectual Property, confirmed that Britain will ratify the unified patent system, Reuters writes (http://uk.reuters.com/article/uk-britain-eu-patents-idUKKBN13N2AW). The UK would sign the agreement in the first half of 2017.

A large part of the Unified Patent agreement centers around litigation courts that will rule on patent disputes across all of the member states. The central division is planned in Paris, with thematic divisions in Munich and in London. It may be that the UK’s desire to have a regional court in its metropolis played a role in this surprising decision. Some are sure to speculate what this decision means in the larger context of Brexit – will the UK seek closer EU ties than previously expected? As for patent professionals and innovators, we will keep watch to see how the other stakeholders will react to the British move. In particular, Germany has yet to ratify the agreement concerning the Unified Patent Court before it can enter into force. In any case, we will keep you updated about further developments.